營業(yè)秘密法制之研究-益思科技法律事務(wù)所

1、營業(yè)秘密法制之研究,報 告 人：益思科技法律事務(wù)所 顏雅倫律師 http://www.is-law.com委託單位：經(jīng)濟部智慧財產(chǎn)局,營業(yè)秘密法制概述,營業(yè)秘密保護的理論契約責任（Contractual Obligation）說受託關(guān)係（Fiduciary Relationship）說禁止不當取得(Misappropriation)說國際公約關(guān)於營業(yè)秘密保護之發(fā)展巴

2、黎公約第十條之二建立世界財產(chǎn)權(quán)組織公約（WIPO）第二條第八款TRIPs第二篇第七節(jié)第三十九條以下,我國營業(yè)秘密法之立法背景,為改善營業(yè)秘密法制保護的不確定狀況，並配合「關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定GATT」烏拉圭回合談判「與貿(mào)易相關(guān)之智慧財產(chǎn)權(quán)(TRIPS)」協(xié)定上，我國於民國八十五年一月十七日公佈施行營業(yè)秘密法。營業(yè)秘密法之立法定位乃為民法之特別法，僅就民事責任予以明訂，刑事責任與行政責任則仍適用現(xiàn)行刑法與公平交易法之規(guī)定。,我國營業(yè)秘密之

3、保護法制,營業(yè)秘密法規(guī)範營業(yè)秘密保護要件、歸屬與利用、營業(yè)秘密之共有、營業(yè)秘密侵害態(tài)樣、侵害之排除、損害賠償之認定、訴訟程序之特別規(guī)定等事項。公平交易法公平法第十九條第五款除民事責任外，尚有行政責任與刑事責任公平法第41條之命停止、改正或採取必要更正措施之處分如何運用？公平法第十九條第五款與營業(yè)秘密法間之適用或競合關(guān)係？營業(yè)秘密法與公平交易法其他規(guī)定之互動關(guān)係？,我國營業(yè)秘密之保護法制,刑法營業(yè)秘密法未另設(shè)刑事救濟途徑，

4、而將侵害營業(yè)秘密之刑事責任委由現(xiàn)行刑法中的竊盜、侵占、背信、詐欺、洩露工商秘密最等規(guī)定加以規(guī)範。刑法中關(guān)於竊盜、侵占等財產(chǎn)犯罪，是針對一般財產(chǎn)權(quán)的保護，並未對無體的財產(chǎn)權(quán)或利益為特別處理；而洩露工商秘密罪在構(gòu)成要件上限制又相當嚴格，使得營業(yè)秘密的侵害行為雖然可能可以藉由刑法加以規(guī)範，但是仍有不少情形並非現(xiàn)行刑法所能因應(yīng)。,我國營業(yè)秘密之保護法制,訴訟法營業(yè)秘密法第十四條、新修訂之民事訴訟法第一百九十五條之一（不公開審判）、第二百四十

5、二條第三項（文書限制閱覽）、第五百三十八條（假處分）、刑事訴訟法改採交互詰問制度後的影響。勞動法規(guī)營業(yè)秘密之保護、競業(yè)禁止條款以及勞工工作權(quán)之利益權(quán)衡。,營業(yè)秘密與其他智慧財產(chǎn)權(quán),專利權(quán)專利權(quán)為一種排他性專屬權(quán)利，營業(yè)秘密法則是透過對特定不當侵害行為之禁止，來達到保護營業(yè)秘密之效果。營業(yè)秘密保護之範圍較專利權(quán)為寬專利制度是以揭露資訊作為換取國家賦予強大專利權(quán)之代價，營業(yè)秘密則是因其秘而不宣而受到保護。專利權(quán)有保護期間之限制，

6、營業(yè)秘密則無。商標權(quán)商標保護必須透過註冊、使用等要件，因此受商標法保護的標示，不可能再透過營業(yè)秘密尋求保護理論上商標權(quán)與營業(yè)秘密均可能永久保有商標權(quán)為一種權(quán)利，能積極地排除他人所有「商標使用」的行為，營業(yè)秘密則否。,營業(yè)秘密與其他智慧財產(chǎn)權(quán),著作權(quán)由於「資訊」經(jīng)常以著作的方式呈現(xiàn)，因此著作權(quán)法與營業(yè)秘密法在保護的客體上經(jīng)常發(fā)生重疊現(xiàn)象。著作在創(chuàng)作完成時即受保護，無須向主管機關(guān)為註冊或登記，此與營業(yè)秘密相同。著作人格權(quán)保護不

7、受時間限制，著作財產(chǎn)權(quán)則有，營業(yè)秘密保護的期間，原則上可以永久。均允許他人進行平行創(chuàng)作，在行使權(quán)利時，容易遭遇證明他人侵害困難的問題。不公平競爭行為對市場公平競爭秩序的影響不正競爭行為的禁止，不非直接賦予企業(yè)或個人一個權(quán)利，而是藉由限制他人不得為不正競爭行為的角度出發(fā)。,TRIPS（與貿(mào)易有關(guān)之智慧財產(chǎn)權(quán)協(xié)定）,第39條第1項規(guī)定 ：「為依(1967年)巴黎公約第10條之2有效保護智慧財產(chǎn)權(quán)及防止不公平競爭，會員應(yīng)就符合下列第2

8、項所規(guī)定之未經(jīng)公開之資料及第三項所規(guī)定之提交政府或政府相關(guān)機構(gòu)之資料，予以保護。」第39條第2項：自然人及法人對其合法持有之資料，應(yīng)有防止被洩露或遭他人以有違商業(yè)誠信方法取得或使用之可能，但該資料須：具有秘密性質(zhì)，且不論由就其整體或細節(jié)之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者；因其秘密性而具有商業(yè)價值；且業(yè)經(jīng)資料合法持有人以合理步驟使其保持秘密性,TRIPS（與貿(mào)易有關(guān)之智慧財產(chǎn)權(quán)協(xié)定）,提

9、交政府或政府相關(guān)機構(gòu)資料的保護（第39條第3項）：「會員為核準新化學原料之醫(yī)藥品或農(nóng)藥品上市，而要求提供業(yè)經(jīng)相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關(guān)資料，應(yīng)防止該項資料被不公平的使用於商業(yè)之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業(yè)使用外，會員應(yīng)保護該項資料並防止洩露?！箿y試資料之基本性質(zhì)與保護原則國家機關(guān)基於信賴某家公司提出之資料，以審核其他公司所提出之後續(xù)聲請，是否構(gòu)成該資料之不公平商業(yè)使用？協(xié)

10、商歷史商業(yè)使用 v.s.合法之國家行為,TRIPS（與貿(mào)易有關(guān)之智慧財產(chǎn)權(quán)協(xié)定）,針對民事與行政程序暨救濟、禁制令、損害賠償、其他救濟、對被告之賠償、暫時性措施、與邊界措施有關(guān)之特殊規(guī)定以及刑事程序等為詳細具體之指示（第42條以下）。禁制令：第44條第1項暫時性措施：第50條會員至少應(yīng)對具有商業(yè)規(guī)模而故意仿冒商標或侵害著作權(quán)之案件，訂定刑事程序及罰則。會員亦「得」對其他侵害智慧財產(chǎn)權(quán)之案件，特別是故意違法並具有商業(yè)規(guī)模者，訂定刑

11、事程序及罰則(第61條）。,美國經(jīng)濟間諜法案,立法背景以州法保護營業(yè)秘密，因各州的法律系統(tǒng)並不一致，因而欠缺統(tǒng)一性、無效率且不可預(yù)測。雖有近半數(shù)的之州制訂刑事規(guī)定保護營業(yè)秘密，然而其保護範圍普遍較民事規(guī)定為狹，且僅適用於具體化於物理形式上的營業(yè)秘密或資訊。美國國會於1996年10月11日通過經(jīng)濟間諜法案(Economic Espionage Act of 1996, P.L.104-294)，正式以聯(lián)邦法對侵害營業(yè)秘密者課以嚴格之

12、刑事責任，以補原先以州法民事責任保護營業(yè)秘密之不足，使得美國在營業(yè)秘密的保護方面，形成兩套系統(tǒng)，也就是各州根據(jù)統(tǒng)一營業(yè)秘密法(Uniform Trade Secret Act)自行訂定的州法，以及屬於聯(lián)邦權(quán)限之經(jīng)濟間諜法。,美國經(jīng)濟間諜法案,營業(yè)秘密的定義與要件（第1839(a)(3)條）該等資訊的所有人已採取合理措施，以保護此等資訊的秘密性；該等資訊由於並非公知，或非可被公眾輕易探知，因而具有現(xiàn)實上或潛在的獨立經(jīng)濟價值營業(yè)秘密之

13、侵害與責任：經(jīng)濟間諜活動（第1831條）竊取營業(yè)秘密罪（第1832條）觸犯美國經(jīng)濟間諜法者，不以既遂為必要，只要行為人企圖或共謀違犯該法之罪，即足成立，而不論犯罪結(jié)果發(fā)生與否機密保存的命令（第1835條）被告的正當程序權(quán)利 v.s. 營業(yè)秘密的機密性美國境外行為之適用性（第1837條）,美國經(jīng)濟間諜法案,以刑事責任保護營業(yè)秘密之適當性法律明確性的不足與營業(yè)秘密「相關(guān)連」(“related to” a trade secr

14、et)？合理措施(Reasonable Measures)?「公知」（Generally Known）與「非可輕易被探知」(Not Being Readily Ascertainable)?將原本屬於民事法領(lǐng)域，精確性較低的概念作為刑事構(gòu)成要件，課以刑罰法律效果的問題。阻礙整體經(jīng)濟成長限制員工流動性及經(jīng)濟成長資訊屬於公司或是屬於員工，界線認定困難。降低有經(jīng)驗工作者之受雇機會降低產(chǎn)品與概念之創(chuàng)新使營業(yè)秘密維持一定的滲漏特

15、質(zhì)(leaky nature)，可能更為符合公共政策的目的。,德國不正競爭法,德國法上關(guān)於營業(yè)秘密之洩漏的保護，係規(guī)定於不正競爭防止法（UWG）第十七條以下各項違反行為，均僅規(guī)範意圖行為，並有刑事處罰，惟須告訴乃論，但若追訴機關(guān)因特別公共利益，認為有依職權(quán)干涉之必要時，則不須告訴乃論。營業(yè)秘密的洩漏（第十七條）受僱人在職務(wù)關(guān)係存續(xù)中之洩密。以一定之方法無正當理由而刺探獲取他人之營業(yè)秘密。對未被授權(quán)之營業(yè)秘密為未經(jīng)授權(quán)之利用或洩

16、露。對營業(yè)交易中受託之技術(shù)文件資料之無權(quán)利用或洩露（第十八條）誘使或期約洩露（第二十條）,德國不正競爭防止法,營業(yè)秘密之民事保護營業(yè)秘密之侵害人並應(yīng)負擔損害賠償責任。(第19條)觸犯保護營業(yè)秘密之刑法規(guī)定，即是違反善良風俗，因此同時會有UWG第一條（概括條款）之適用。實務(wù)以為，營業(yè)秘密屬於企業(yè)權(quán)之一，在無故意或欠缺競爭關(guān)係的情況下，營業(yè)秘密所有人尚可援引德國民法第八百二十三條以保護營業(yè)秘密，而得行使不作為請求權(quán)。正當取得之營

17、業(yè)秘密於僱傭關(guān)係終止後的利用。但在下列特殊情況下，仍可能違反德國UWG第一條或德國民法第八百二十六條之規(guī)定：1.濫用信任地位 2.有意圖的行為,日本不正競爭防止法,所禁止之侵害營業(yè)秘密類型共有六種(第2條第1項)，違反該規(guī)定者，營業(yè)秘密之所有人除得請求停止、預(yù)防或排除侵害(第3條第1、2項)外，並得請求損害賠償(第4條)，若信用因此而受到損害，尚可請求法院命為回復(fù)營業(yè)信用所必要之處置(第7條)?！覆徽偁幏乐剐∥瘑T會」於2003年2

18、月所提出之「不正競爭防止法修正方向」為：民事保護的強化營業(yè)秘密的刑事保護因應(yīng)網(wǎng)際網(wǎng)路之特殊規(guī)定訴訟上營業(yè)秘密保護的強化,日本不正競爭防止法,日本有關(guān)於營業(yè)秘密保護的民、刑事規(guī)定，與我國非常類似，日本將營業(yè)秘密侵害之行為，具體規(guī)範在不正競爭防止法中，都當作是「不正競爭行為」。至於刑事責任的規(guī)定，對於營業(yè)秘密之侵害行為，若符合刑法規(guī)定之竊盜罪、詐欺罪、侵占罪、秘密洩露罪等，則依各該刑法規(guī)定處斷。然對於以資訊方式存在的營業(yè)秘密，日

19、本則僅透過不正接取(access)禁止法，對於入侵他人電腦等行為加以禁止，此部分之規(guī)定相當於我國刑法民國九十二年六月修正第三百五十八條之規(guī)定。,營業(yè)秘密保護議題研究,營業(yè)秘密屬於權(quán)利或利益？權(quán)利說明確化營業(yè)秘密之歸屬、使用及處分對營業(yè)秘密之被侵害者保護較為周全。利益說營業(yè)秘密法僅為不公平競爭的一環(huán)，目的亦在維持競爭秩序賦予營業(yè)秘密專屬權(quán)利，將使專利制度隨之瓦解。立法例上，各國對於營業(yè)秘密之保護均非賦予其如同專利權(quán)人般享有專

20、屬專用權(quán)的效果。營業(yè)秘密的基本特性從立法政策的角度，營業(yè)秘密究竟屬於「權(quán)利」或「利益」，將會影響到政策如何決定到底要給予營業(yè)秘密多強的保護。,營業(yè)秘密保護議題研究,保密協(xié)議與競業(yè)禁止約款之運用目前我國法院實務(wù)上關(guān)於營業(yè)秘密的爭訟案例，有很大一部份都是涉及離職員工自行創(chuàng)業(yè)與原雇主競爭或者是投靠原雇主之競爭對手，而使原雇主起而控訴該離職員工侵害其營業(yè)秘密，也因此常涉及近年來在高科技產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)甚至仲介業(yè)均甚為盛行之競業(yè)禁止約款。

21、原雇主營業(yè)秘密的保護、員工選擇工作之自由以及相關(guān)判決對社會的整體外溢影響。營業(yè)秘密法與勞動法規(guī)之互動。競業(yè)禁止與保密條款之效力與功能，將深刻影響企業(yè)未來在保護自身營業(yè)秘密的對策選擇。,營業(yè)秘密保護議題研究,營業(yè)秘密法與公平交易法之關(guān)係公平法第19條第5款之適用範圍公平法第19條第5款從適用主體、保護客體及侵害行為類型均較營業(yè)秘密法狹窄。公平法於營業(yè)秘密法通過後，是否有修正或刪除之必要？兩者發(fā)生競合時，應(yīng)以何者優(yōu)先適用？公平交

22、易法第24條之補充適用功能不公平競爭：補充公平交易法第19條第5款規(guī)範之不足處限制競爭：挾營業(yè)秘密濫用優(yōu)勢地位或運用不當之假處分措施來打擊競爭對手公平交易法第45條、限制競爭行為與營業(yè)秘密法之關(guān)係類推適用公平交易法第45條。審理技術(shù)授權(quán)協(xié)議案件處理原則。,營業(yè)秘密保護議題研究,是否應(yīng)以刑事責任加以規(guī)範？現(xiàn)行刑事法規(guī)對於營業(yè)秘密所有人之保護有所不足，得有行政救濟途徑之公平交易法之適用範圍亦嫌不廣。比較法上的參酌(TRIPS,

23、美國經(jīng)濟間諜法、德國不正競爭防止法等)。營業(yè)秘密其權(quán)利性的強度是否足以正當化增強營業(yè)秘密保護的手段？是否會因賦予營業(yè)秘密所有人過強的權(quán)利反而導(dǎo)致因賦予營業(yè)秘密所有人過強的權(quán)利，而使得競爭秩序受到傷害？現(xiàn)行刑事訴訟程序中的採證、鑑定等程序是否健全？，能否平衡原被告雙方利益？,營業(yè)秘密保護議題研究,營業(yè)秘密在訴訟上之保護營業(yè)秘密案件在我國現(xiàn)行訴訟實務(wù)上常常遭遇的困難，約有：訴訟過程中面臨的揭露風險。（民事訴訟法195條之1與242

24、條第3項）假處分的運用與攻防。（民事訴訟法第538條）鑑定制度的配合。原告依據(jù)營業(yè)秘密法第13條請求損害賠償時如何撰寫訴之聲明？訴訟費用如何計算？應(yīng)否仿專利法第90條第1項規(guī)定，對於侵害營業(yè)秘密所作成之物，或?qū)９┣趾λ弥`，被害人得請求判決賠償後，作為賠償金之全部或一部？刑事訴訟法修正後的影響？,結(jié)語,營業(yè)秘密法制為智慧財產(chǎn)權(quán)與不正競爭法制不可或缺的一環(huán)，亦對我國產(chǎn)業(yè)競爭秩序與整體競爭力有重大影響。然現(xiàn)行之營業(yè)秘密法對於營