企業(yè)專利侵權(quán)之應(yīng)對策略

1、企業(yè)專利侵權(quán)之應(yīng)對策略企業(yè)專利侵權(quán)之應(yīng)對策略—從SigmaTel與珠海矩力專利糾紛案分析美國337條款周興芳律師福建名仕律師事務(wù)所本文完成于2007年03月任何一個企業(yè)，如果需要長期立足于社會，就必然涉及到知識產(chǎn)權(quán)問題，一個企業(yè)要想在更大程度上參與國際間的競爭，就必須更多地依靠和運用知識產(chǎn)權(quán)來保護(hù)自己。作為中國最重要貿(mào)易伙伴的美國，對我國企業(yè)慣用的手法是利用反傾銷訴訟等措施。近年來，隨著我國出口產(chǎn)品開始向技術(shù)密集型產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，美國337條

2、款已經(jīng)成為一種更嚴(yán)厲的打擊手段開始出現(xiàn)。SigmaTel與珠海炬力專利糾紛案就是一典型案例。一、案件的基本事實2005年1月4日，SigmaTel向美國德州奧斯汀市聯(lián)邦法院提起訴訟，狀告中國企業(yè)珠海炬力（ActionsSemiconduct）侵犯了有關(guān)便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片（SOC）控制器的數(shù)項專利（分別是6137279號專利、6366522號專利、6633187號專利），請求法院禁止那些使用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到

3、美國。3月14日，SigmaTel又向美國國際貿(mào)易委員會（ITC）提起訴訟，對珠海炬力進(jìn)行投訴，并停止了在德州法院的訴訟。SigmaTel的訴訟請求：一是請求法庭禁止那些使用了珠海炬力芯片的產(chǎn)品出口到美國；二是請求法庭裁決珠海炬力賠償經(jīng)濟(jì)損失；三是請求法庭禁止珠海炬力在美國設(shè)計、制造和銷售侵權(quán)芯片；四是請求ITC利用337條款對珠海炬力進(jìn)行其他制裁。訴訟狀中，SigmaTel的事實與理由是：SigmaTel之前已進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查并與炬力的技

4、術(shù)進(jìn)行對比發(fā)現(xiàn)炬力侵犯SigmaTel的多項專利，侵犯其有關(guān)便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片SOC控制器源保護(hù)，以及系統(tǒng)芯片啟動序列。雖然，炬力已向第三者支付了版權(quán)費，但并不包括半導(dǎo)體芯片的功能，因此，請求裁決頒布排除令，并要求炬力賠償損失。4月13日，ITC發(fā)表了接受SigmaTel的337調(diào)查聲明，并要求炬力在20天內(nèi)回應(yīng)。珠海炬力隨后作出了反應(yīng)，其代理機構(gòu)FinneganHenderson律師事務(wù)所對上述SigmaTel專利進(jìn)行調(diào)查

5、，通過專利文獻(xiàn)、出版物、銷售圖冊等方式審查該專利是否具有專利權(quán)，是否具備實用性、新穎性和創(chuàng)造性，專利權(quán)是否超過了有效期、是否使用了SigmaTel專利的全部技術(shù)要素。經(jīng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)SigmaTel的《Adjustablepowercontrolmoduleapplicationstherelf》（6137279號專利）不具備申請專利的條件，應(yīng)當(dāng)被撤銷，并提出了許多異議。SigmaTel由于害怕6137279號專利被申請宣告無效，于是向IT

6、C申請停止并撤銷第6137279號專利的侵權(quán)調(diào)查。12月ITC同意了原告SigmaTel的申請。2006年3月21日早晨，美國國際貿(mào)易委員會主審法官作出初步裁決，珠海炬力幾個數(shù)字芯片產(chǎn)品侵犯了SigmaTel的6366522號專利和6633187號專利并建議作出排除令。隨后不久，做出救濟(jì)措施的建議方案，提交ITC的委員審議。ITC將在6月19日作出終局裁定。就終局裁定，美國總統(tǒng)擁有最終決定權(quán)，有權(quán)在60天內(nèi)做出維持或者否決的決定。二、所

7、涉及的法律問題—337條款337條款是美國1930年關(guān)稅法中的第337條。根據(jù)烏拉圭回合協(xié)議而修正的美國《1930年關(guān)稅法》第337條的規(guī)定，如果任何進(jìn)口活動存在不公平行為，并且對美國產(chǎn)業(yè)可能造成抑制和壟斷，美國國際貿(mào)易委員會就可以應(yīng)美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的申請，進(jìn)行調(diào)查。337條款的保護(hù)范圍包括在美國合法存在并可執(zhí)行的品，不僅包括銷售行為，也包括市場開發(fā)、分銷、廣告宣傳等等行為，否則被處以巨額罰款（一般在排除令被證明無效時使用）。三、應(yīng)對337

8、條款的策略隨著中國企業(yè)國際化進(jìn)程的加快，中國企業(yè)卷入國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛是不可避免的。SigmaTel訴珠海炬力專利侵權(quán)案就是SigmaTel利用專利侵權(quán)指控并試圖阻止珠海炬力產(chǎn)品進(jìn)入美國市場的典型案例。事情遠(yuǎn)非那么簡單，SigmaTel意在阻止所有中國企業(yè)的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。據(jù)《第一財經(jīng)日報》報道，SigmaTel的全球授權(quán)計劃已經(jīng)在中國啟動，中國所有MP3廠家未經(jīng)SigmaTel授權(quán)生產(chǎn)銷售MP3播放器，都將面臨專利侵權(quán)指控。如何應(yīng)

9、對國際知識產(chǎn)權(quán)糾紛、如何應(yīng)對337條款？（一）規(guī)避（一）規(guī)避337條款條款首先是避免侵權(quán)。企業(yè)在對產(chǎn)品目標(biāo)基本制定后，要搞清市場的競爭對手或潛在的競爭對手是誰；要搞清與自己出口產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)有哪些，特別是應(yīng)當(dāng)做一個專利檢索，確定是否有可能涉及該產(chǎn)品的美國專利，或涉及該產(chǎn)品的制造方法的方法專利。同時，要查明產(chǎn)品利用了什么先進(jìn)技術(shù)，其中哪些還處于專利保護(hù)中，哪些已經(jīng)可以公開使用了。如果存在侵權(quán)的可能性則可以通過更換非專利方法來避開侵權(quán)，也可

10、以交叉許可。也可以辯稱自己沒有侵犯對方的專利，這是因為舉證責(zé)任在原告，原告必須克服一系列障礙才能立案。其次是避免掉入專利陷阱。無論開發(fā)還是仿制，切忌掉入專利陷阱。那么，什么是“專利陷阱”呢？我們知道，專利權(quán)自申請日起至該申請公布前，這時申請?zhí)幱诒Ｃ茈A段。這一階段對其權(quán)利的保護(hù)表現(xiàn)在對該發(fā)明專利申請后同樣主題的申請因與其相抵觸而將喪失新穎性，不能授予專利權(quán)。自該申請公布至其授予專利權(quán)前這一階段是“臨時保護(hù)”階段。在這期間，申請人雖然不能對

11、未經(jīng)其允許實施其發(fā)明的人提起訴訟，予以禁止，但可以要求其支付適當(dāng)?shù)氖褂觅M。如果對方拒絕付費，申請人可以在獲得專利權(quán)之后行使提起訴訟的權(quán)利。這一階段申請人只有有限的獨占權(quán)。許多企業(yè)為防止同行介入這個領(lǐng)域，就通過申請專利“跑馬圈地”。因此，我們要避免掉入陷阱，如果自己走到前列，不妨“以其人之道還治其人之身”。當(dāng)然，專利產(chǎn)品經(jīng)由第三方重新設(shè)計，即使它可以實現(xiàn)等同功效，但只要實現(xiàn)的方式有所不同，就不會被視為侵權(quán)。再次是利用進(jìn)口商規(guī)避風(fēng)險。從具體

12、操作時，企業(yè)出口應(yīng)對出口國的知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查，避免侵權(quán)。應(yīng)注意進(jìn)口商是否擁有該產(chǎn)品的商標(biāo)、專利、著作權(quán)等權(quán)利的證明文件。若無，則應(yīng)考慮法律風(fēng)險，應(yīng)在合同中訂立任何有關(guān)侵犯知識產(chǎn)權(quán)的情況都應(yīng)由該外商負(fù)責(zé)并賠償己方損失的條款或訂立仲裁條款。最后，實施出口多元戰(zhàn)略以分散風(fēng)險。實施多元化戰(zhàn)略，改善出口結(jié)構(gòu)，努力提高產(chǎn)品科技含量和附加值，變“以價取勝”為“以質(zhì)取勝”，提高出口效益，同時加強企業(yè)間的合作。在繼續(xù)加強對歐美、俄羅斯等重點市場以及日本、

13、香港、東盟等周邊國家和地區(qū)市場的開拓的同時，切實加大對澳大利亞、南亞、巴西以及中東、非洲等新興市場的開拓力度，有步驟、有目的地開發(fā)市場，改變原有市場過于集中的戰(zhàn)略，以減少對單一市場的過度依賴，避免風(fēng)險（炬力公司在本案初裁公布之后就表示，由于美國市場占炬力營業(yè)收入的比重不到10%，因此對公司營運無重大影響）。同時，要注意擴大內(nèi)需，實行“兩條服走路”的戰(zhàn)略。（二）利用（二）利用337條款條款一是要加強學(xué)習(xí)，提高對337條款及整個美國貿(mào)易法的